18 de septiembre de 2007
UE: El TPI estima que la denominación «grana» no es genérica y que la DOP «GRANA PADANO» impide el registro de la marca GRANA BIRAGHI
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPI) de 12 de septiembre de 2007, “Grana Biraghi”, asunto T-291/03
En 1999, a instancia de Biraghi SpA, productor italiano de quesos, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante, registró la marca denominativa GRANA BIRAGHI como marca comunitaria para diferentes clases de quesos. Ese mismo año, el Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano solicitó y obtuvo de la División de Anulación de la OAMI la declaración de nulidad de dicha marca, debido al registro de las marcas anteriores nacionales e internacionales GRANA y GRANA PADANO y a la vulneración de la denominación de origen «grana padano». Posteriormente, en el recurso interpuesto por Biraghi SpA, la Primera Sala de Recurso de la OAMI concluyó que el término «grana» era genérico y describía una característica esencial de los productos y que, por consiguiente, la existencia de la denominación de origen protegida (DOP) «grana padano» no obstaba en modo alguno al registro de la marca comunitaria GRANA BIRAGHI. El Consorzio per la tutela del formaggio Grana Pagano solicitó al TPI la anulación de dicha resolución.
El TPI, en el fallo que nos interesa, ha recordado, en primer lugar, que el Reglamento sobre la marca comunitaria, la OAMI debe denegar la solicitud de registro de una marca que utilice una denominación registrada para productos no abarcados por el propio registro, o que usurpe, imite o evoque una denominación protegida. Cuando la marca ya ha sido registrada, la OAMI debe declarar su nulidad.
La Sala de Recurso de la OAMI debe determinar si el término cuyo registro se solicita constituye efectivamente un nombre genérico o comprobar, en su caso, qué protección se ha de acordar a los diferentes componentes de una denominación. Esta comprobación debe realizarse sobre la base de un examen detallado de todos los factores que pueden determinar dicho carácter genérico. Según las indicaciones ya facilitadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el necesario análisis detallado ha de realizarse mediante indicios de carácter jurídico, económico, técnico, histórico, cultural y social, con arreglo a las legislaciones nacionales y comunitarias pertinentes y su evolución histórica, y ha de basarse en la percepción que el consumidor medio tiene de la denominación (obtenida, en su caso, mediante encuestas), e, igualmente, en los datos relativos a la comercialización, tanto en el Estado miembro de origen del producto como en los demás Estados miembros.
El TPI constató, en este contexto, que la Sala de Recurso no había aplicado los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria en materia de DOP ni tomó en consideración ninguno de los elementos que permiten efectuar el análisis del posible carácter genérico de una denominación o de uno de los elementos que la componen. A tal fin, no recurrió a ninguna encuesta de opinión entre los consumidores ni al dictamen de expertos cualificados en la materia, y tampoco solicitó información, aunque el Reglamento sobre la marca comunitaria le ofrecía esta posibilidad. En cambio, los extractos de diccionarios y las búsquedas en Internet– en los que se basó la resolución de la Sala de Recurso– no pueden acreditar el carácter genérico de una denominación.
El TPI añade que la evolución del marco jurídico italiano y la práctica administrativa de incautar sistemáticamente los quesos que tengan la mera indicación de «grana» indican que dicha denominación no es genérica.
Sobre la base de todas estas consideraciones, el TPI estima que la Sala de Recurso de la OAMI consideró erróneamente que la denominación «grana» era genérica y que la existencia de la DOP «grana padano» no obstaba al registro de la marca comunitaria GRANA BIRAGHI.
Por tanto, la marca GRANA BIRAGHI no puede ser registrada.
En 1999, a instancia de Biraghi SpA, productor italiano de quesos, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante, registró la marca denominativa GRANA BIRAGHI como marca comunitaria para diferentes clases de quesos. Ese mismo año, el Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano solicitó y obtuvo de la División de Anulación de la OAMI la declaración de nulidad de dicha marca, debido al registro de las marcas anteriores nacionales e internacionales GRANA y GRANA PADANO y a la vulneración de la denominación de origen «grana padano». Posteriormente, en el recurso interpuesto por Biraghi SpA, la Primera Sala de Recurso de la OAMI concluyó que el término «grana» era genérico y describía una característica esencial de los productos y que, por consiguiente, la existencia de la denominación de origen protegida (DOP) «grana padano» no obstaba en modo alguno al registro de la marca comunitaria GRANA BIRAGHI. El Consorzio per la tutela del formaggio Grana Pagano solicitó al TPI la anulación de dicha resolución.
El TPI, en el fallo que nos interesa, ha recordado, en primer lugar, que el Reglamento sobre la marca comunitaria, la OAMI debe denegar la solicitud de registro de una marca que utilice una denominación registrada para productos no abarcados por el propio registro, o que usurpe, imite o evoque una denominación protegida. Cuando la marca ya ha sido registrada, la OAMI debe declarar su nulidad.
La Sala de Recurso de la OAMI debe determinar si el término cuyo registro se solicita constituye efectivamente un nombre genérico o comprobar, en su caso, qué protección se ha de acordar a los diferentes componentes de una denominación. Esta comprobación debe realizarse sobre la base de un examen detallado de todos los factores que pueden determinar dicho carácter genérico. Según las indicaciones ya facilitadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el necesario análisis detallado ha de realizarse mediante indicios de carácter jurídico, económico, técnico, histórico, cultural y social, con arreglo a las legislaciones nacionales y comunitarias pertinentes y su evolución histórica, y ha de basarse en la percepción que el consumidor medio tiene de la denominación (obtenida, en su caso, mediante encuestas), e, igualmente, en los datos relativos a la comercialización, tanto en el Estado miembro de origen del producto como en los demás Estados miembros.
El TPI constató, en este contexto, que la Sala de Recurso no había aplicado los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria en materia de DOP ni tomó en consideración ninguno de los elementos que permiten efectuar el análisis del posible carácter genérico de una denominación o de uno de los elementos que la componen. A tal fin, no recurrió a ninguna encuesta de opinión entre los consumidores ni al dictamen de expertos cualificados en la materia, y tampoco solicitó información, aunque el Reglamento sobre la marca comunitaria le ofrecía esta posibilidad. En cambio, los extractos de diccionarios y las búsquedas en Internet– en los que se basó la resolución de la Sala de Recurso– no pueden acreditar el carácter genérico de una denominación.
El TPI añade que la evolución del marco jurídico italiano y la práctica administrativa de incautar sistemáticamente los quesos que tengan la mera indicación de «grana» indican que dicha denominación no es genérica.
Sobre la base de todas estas consideraciones, el TPI estima que la Sala de Recurso de la OAMI consideró erróneamente que la denominación «grana» era genérica y que la existencia de la DOP «grana padano» no obstaba al registro de la marca comunitaria GRANA BIRAGHI.
Por tanto, la marca GRANA BIRAGHI no puede ser registrada.
Etiquetas: Derecho alimentario, Etiquetado, Unión Europea
